2021年2月10日，鼠年年二十九晚上11时30分，在伊利诺斯州北区联邦法院Beth W. Jantz法官主持的调解听证会下，原告方当场表示愿意放弃对我所代理的客户商标侵权事实的指控和两百万美金的惩罚性赔偿要求，以换取我所客户的“不挑战其商标”的承诺。至此，为其6个月的诉讼以我所客户的巨大胜利划上完美句号。

背景

自2015年起，以美国GBC（Greer Burns &Crain）律所为代表的美国“打击冒牌”律所在说服美国联邦法院的法官采用联邦民事诉讼规则（Federal Rules of Civil Procedure）第4（f）3条，即在国际条约不禁止，由法官自由裁量案件送达的方式后，他们开启了大规模的起诉中国跨境电商卖家商标侵权的“时代”，并且在当地地区法院形成了大量的先例，打击中国跨境电商人的战场也由最初伊利诺斯州的联邦法院逐渐扩展到纽约、佛罗里达、维吉尼亚等州。同时，以代理该类案件为主要业务的律所也井喷式地出现，例如Keith Vogt, Ltd., Epstein Drangel LLP, STEPHEN M. GAFFIGAN, P.A., Hughes Socol Piers Resnick & Dym, Ltd.，AM Sullivan Law, LLC等。单是GBC一家，在过去几年便在中国跨境电商卖家处获得数十亿美金的收入。由于，调查取证并不费力，流程也相对简单，再加上中国卖家品牌意识并不强，导致类似GBC一样的律师事务所可以通过流水化、批量化的方式收割中国卖家的收入。

过去几年，中国卖家曾主动向各大电商平台维权，并最终求助于中国商务部，但并没取得任何实质性的进展。

根据联邦民事诉讼规则，在中国卖家作为被告在案件中，只要中国卖家不出现，原告便可以动议法官作出缺席判决。要知道，美国的司法体制不同于中国，在原告把案件放到美国法官手上的时候，法官可以不看案卷便能签署由原告律师草拟的法院命令和判决，在他们观念中，被告有需要为自己辩护的义务，被告不出庭的话等于放弃辩护，美国的法官并没有中国法官的主动发现真相、实现正义的想法，他们的职责只是就原被告方争议的内容作出裁决。这也从另一个角度促使了更多的美国律所加入到收割中国卖家的行动中去。

案件代理过程

2020年9月，原告向伊琳诺斯州北区联邦法院起诉我方客户在未经授权的情况下使用其合法注册的商标，造成其巨大的经济损失，向法院申请禁制令冻结了我方客户所关联的账户，并主张两百万美元的惩罚性赔偿。

起初，该客户的心态只是息事宁人，希望委托我所律师联系原告律师协商和解事宜。经过我所律师分析后认为，本案存在多个程序性的问题，被告方有足够的理由动议法院去撤销该案。

在接受委托后，我所律师随即联系原告律师要求对方立即撤回对我所客户的起诉，但遭到了原告律师的拒绝，原告律师之后提出了数十万美金的和解金要求。

在与客户充分沟通后，客户决定正式应诉，这在涉及中国卖家类的商标案件中是极其罕见的。在充分准备的情况下，基于如下理由，我方向美国法院提出了撤销案件的动议（Motion to Dismiss）:

1. 兰厄姆法案Lanham Act （美国商标法）在本案中不适用。

我方认为，我方并不在该州法院所在的辖区从事任何商业活动，无法对该州商业产生任何实质性影响，原告也没有提供任何证据证明被告商业行为给该州带来的实质影响。

2. 我方与伊利诺斯州不存在最低限度的联系（minimum contact）。

原告为了证明我方与伊利诺斯州的联系，向法院提供了一个订单页面截图，截图显示订单的收件地址为伊利诺斯州并以此证明我方存在向伊利诺斯州居民销售的行为。事实上，原告方根本没有下单。我方认为该截图仅能证明某人在被告不清楚的情况下意图向我方下单，但该订单未实质发生，也没有货物邮寄至伊利诺斯州，我方与伊利诺斯州不存在任何限度的联系。

3. 送达程序不足 (insufficient service of process)。

原告没有按海牙送达条约的要求送达被告。且被告的地址一直都是公开给原告的，但原告故意指控被告提供虚假地址并误导法院同意该案进行邮件送达，违反了海牙送达条约。

在法院收到了我方的动议后，裁定原告在限期期限内答复（Response）。本应是有关程序的争议，原告却大篇幅地描述了我方是如何侵权、销量有多大，货物质量有多差。同时，原告对我方的理由进行了答复，如法院有管辖权的原因是伊利诺斯州的居民能浏览被告的店铺且被告使用美元进行交易，被告准备好了随时与该州居民发生交易；在送达程序方面，强调法院实质上已经裁定了该案使用邮件送达，海牙送达条约并不禁止法院裁定邮件送达且被告的地址通过谷歌地址无法检索，海牙送达条约也不能适用，事实上本案被告也收到了通知出庭了，并要求法院慎重考虑支持被告的动议所带来的严重后果。

针对原告的答复，我方再次进行了一一回应（Reply to Response）。在管辖权方面引用了第一巡回法院McBee v.Delica Co., Ltd.,的案件，即管辖权的前提是外国被告的侵权活动必须对美国商业产生实质性的影响；另外，我方重申法院同意邮件送达的前提是相关动议是原告单方提交的（ex parte），没有经过任何听证程序，海牙送达条约订立于1965年，当时并没有电子邮件这一个概念，并引用联邦最高法院1988年的案件（Volkswagen Aktiengesellschaft v. Schlunk）的理由，即法院应排除了法院采用与国际条约不一致的方式（pre-empts inconsistent methods of service . . . [wherever] it applies）；对于原告所主张的地址无法查找海牙送达条约无法适用，我方认为因谷歌在2012年退出了中国市场导致其地图功能并不如本地的百度地图，在百度地图中，被告地址是正常显示的。被告实际上收到了通知并不能补正送达程序的瑕疵。

在我方提交Reply第二日，原告方再次联系我方进行和解并提出了一个象征性的和解金额，在与客户沟通后，我方断然拒绝了原告的和解条件并要求法院举行听证。之后，在我方未表示任何调解意向的情况下，原告主动要求法官进行案件调解。

后语

在经笔者网络检索后发现，在案件高发的五年期间，没有任何涉案的中国跨境电商卖家声称过其经过中国律所的介入取得了案件胜诉的结果。可见，大部分的卖家遇到此类案件只能默默认栽，息事宁人。事实上，经过与不少卖家沟通，大部分声称美国律师代理和解，他们的角色仅是充当原告方律师的助手，对于任何案件，无论原告方开出任何条件，他们唯一的工作就是说服自己的客户同意和解条件。

无可否认的是，部分卖家的确出售疑似商标侵权产品，但这并不代表所有的跨境电商卖家都一样。大部分美国的原告律所，他们手握鸡毛，在被告缺乏辩护知识和能力的情况下，不论中国卖家是否具备实质性的侵权行为，肆意拿着法官签署的命令跟中国卖家要钱，这已经成为了十分普遍的现象，也有越来越多的其他律所纷纷加入希望分一杯羹。

在本案代理律师曾祥宇律师分享了该胜诉消息后，固然振奋不少跨境电商卖家，但在数量案件多如牛毛的情况下，也无法对整个行业现状产生任何实质性的影响，只能寄望于我们的跨境电商卖家多注意防范，避免使用关键性的描述和图案，以防止调查公司的下单取证及美国律所的进一步行动，也希望有关部门就该问题在外交层面上进行交涉沟通，以保障中国跨境电商人的合法权益。

主办律师团队简介：

曾祥宇

曾祥宇律师现任君言律师事务所涉外委员会主席，是深圳市涉外法律人才库及国际律师协会成员。曾祥宇律师主要从事国际贸易、跨境电商、外商投资等涉外业务，服务过来自50多个国家和地区的客户，代理过大量涉外的诉讼及仲裁案件，也作为专家证人为英国、美国、新加坡等地法院出具涉中国法律的意见。

王淑锦

王淑锦律师现任君言律师事务所涉外委员会副主席，其毕业于北京大学国际法学院并取了英美法的法学博士（Juris doctor）的学位。王淑锦律师主要从事国际贸易、外商投资、争议解决等业务

Wai-Kay Vickie Chung

钟惠琪律师助理毕业于加拿大多伦多大学并获文学学士学位（with honor）, 曾就职于加拿大GRILLO 律师行，现主要从事国际贸易及外商投资的涉外业务。